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如何獲取和維護(hù)美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)

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目前,隨著越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上獲得發(fā)展,他們還開(kāi)始計(jì)劃獲得海外市場(chǎng)的份額。由于其規(guī)模,獲取和健全的法律保護(hù),美國(guó)一直是中國(guó)企業(yè)最受歡迎的目的地市場(chǎng)之一。每家中國(guó)公司在與美國(guó)市場(chǎng)打交道時(shí)面臨的第一個(gè)挑戰(zhàn)是保護(hù)其商標(biāo),以區(qū)別其商品和服務(wù)并樹(shù)立其品牌形象和聲譽(yù)。解決方案是獲取并維護(hù)美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)。

在大多數(shù)情況下,中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)人可以通過(guò)兩種方式在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)。一種是根據(jù)《美國(guó)商標(biāo)法》(也稱(chēng)為《蘭納姆法》)向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局(“ USPTO”)提出申請(qǐng)。);另一種是根據(jù)《商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里協(xié)定》(“馬德里議定書(shū)”)提交國(guó)際商標(biāo),并將適用范圍擴(kuò)大到美國(guó)

實(shí)際上,《馬德里議定書(shū)》下的國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)人在領(lǐng)土上延伸至美國(guó),通常會(huì)收到美國(guó)專(zhuān)商局發(fā)送的商標(biāo)訴訟,這是一個(gè)障礙。這個(gè)問(wèn)題的根源是美國(guó)加入馬德里聯(lián)盟后對(duì)《馬德里議定書(shū)》中某些條款的保留或聲明。在此基礎(chǔ)上,美國(guó)專(zhuān)商局將根據(jù)《美國(guó)商標(biāo)法》的相應(yīng)規(guī)定,對(duì)馬德里國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中的特定必要文件進(jìn)行審查,特別是在其商品和服務(wù)的審查方面。

因此,考慮到成本和便利性,作者建議僅打算在美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的中國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人可以將其商標(biāo)申請(qǐng)直接提交給USPTO。以下是此過(guò)程的介紹。

I.美國(guó)商標(biāo)管理局

USPTO是美國(guó)商務(wù)部下屬的聯(lián)邦機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)審查美國(guó)專(zhuān)利和商標(biāo)的授予。

美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局審查了申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè),并確定是否商標(biāo)符合美國(guó)聯(lián)邦注冊(cè)的要求。美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局就與商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)流程有關(guān)的常見(jiàn)問(wèn)題提供咨詢,但它無(wú)法提供任何可能構(gòu)成法律建議的信息,也不能參與或協(xié)助任何商標(biāo)執(zhí)行程序(例如,各級(jí)法院的法律程序或美國(guó)國(guó)土安全部海關(guān)與邊境保護(hù)司的商標(biāo)保護(hù)程序)。

二。商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)

(1)備案

(i)申請(qǐng)人可以通過(guò)以下兩種方式之一申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè):

基于互聯(lián)網(wǎng)的商標(biāo)電子應(yīng)用系統(tǒng)(“ TEAS”)。TEAS商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的主要注冊(cè)人有以下三種選擇:TEAS Plus,TEAS減價(jià)(TEAS RF)和TEAS Regular。TEAS Plus為每種商品或服務(wù)提供最低的備案費(fèi),但它也適用最嚴(yán)格的申請(qǐng)要求。

紙質(zhì)申請(qǐng)。

(ii)與傳統(tǒng)的書(shū)面申請(qǐng)相比,通過(guò)TEAS進(jìn)行的申請(qǐng)具有以下好處:

反應(yīng)更快。提交申請(qǐng)后,USPTO將通過(guò)電子郵件發(fā)送初始申請(qǐng)收據(jù),以指定申請(qǐng)?zhí)柌⒘谐龌旧暾?qǐng)信息。

更低的花費(fèi)。美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局對(duì)TEAS申請(qǐng)的收費(fèi)比紙質(zhì)申請(qǐng)的收費(fèi)低。

24/7全天候服務(wù)。申請(qǐng)人基本上可以在任何時(shí)候向USPTO提交TEAS申請(qǐng)。

(2)申請(qǐng)所需的信息

您需要在USPTO商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中提供以下信息:

申請(qǐng)人姓名;

聯(lián)系人姓名和地址;

商標(biāo)徽標(biāo);

商品或服務(wù)項(xiàng)目;

備案依據(jù);

商標(biāo)樣本(用于“商業(yè)用途”);

簽名;

報(bào)名費(fèi)。

(3)關(guān)于“商標(biāo)圖”

可以將商標(biāo)徽標(biāo)的兩類(lèi)提交給USPTO:標(biāo)準(zhǔn)字符圖和特殊形式圖。

標(biāo)準(zhǔn)字符圖形不包含任何設(shè)計(jì)元素(任何視覺(jué)組件或任何獨(dú)特的字母/數(shù)字形狀)。以標(biāo)準(zhǔn)字符格式顯示的商標(biāo)保護(hù)范圍涵蓋了字母本身,而無(wú)需聲明任何特定的字體樣式,字符樣式,大小或顏色。

特殊形式的圖紙可以由視覺(jué)組件或字母/數(shù)字的獨(dú)特形狀組成。

除此之外,申請(qǐng)人還可以考慮以黑白方式向USPTO提交商標(biāo)徽標(biāo),因?yàn)楹诎咨虡?biāo)的注冊(cè)人可以在商標(biāo)的實(shí)際使用中使用任何顏色。

(4)關(guān)于“商品或服務(wù)項(xiàng)目”

原則上,在美國(guó)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí),申請(qǐng)人應(yīng)使用通用商業(yè)術(shù)語(yǔ),并以明確和特定的方式描述指定的商品或服務(wù)。

為了安全起見(jiàn),申請(qǐng)人可以訪問(wèn)http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html上的《商品和服務(wù)的可接受標(biāo)識(shí)手冊(cè)》(“ ID手冊(cè)”),這是一個(gè)可管理的在線可檢索數(shù)據(jù)庫(kù)。由美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局。

請(qǐng)注意,盡管美國(guó)是尼斯分類(lèi)的成員國(guó),但美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局對(duì)商品和服務(wù)的要求要比尼斯分類(lèi)強(qiáng)。這種做法與中國(guó)商標(biāo)局的做法截然不同。例如,第25類(lèi)“服裝”是中國(guó)商標(biāo)局發(fā)布的尼斯分類(lèi)和類(lèi)似商品或服務(wù)分類(lèi)表中的標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ),但被認(rèn)為太寬泛,無(wú)法被美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局接受。根據(jù)《 ID手冊(cè)》,類(lèi)別25應(yīng)該指定為“服裝,即{指明特定的物品,例如襯衫,褲子,裙子等}”或等同名稱(chēng)。

此外,如果申請(qǐng)人決定通過(guò)TEAS Plus進(jìn)行申請(qǐng),則需要選擇ID手冊(cè)提供的現(xiàn)有可接受商品或服務(wù),而不是提交自己的此類(lèi)商品或服務(wù)版本。如果通過(guò)TEAS RF或TEAS Regular提交申請(qǐng),則沒(méi)有這種限制。

目前,對(duì)中國(guó)申請(qǐng)人而言,最方便的方法是以中國(guó)商標(biāo)局發(fā)布的《同類(lèi)商品或服務(wù)分類(lèi)表》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的形式向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交申請(qǐng)。由于這些商品或服務(wù)可能不符合美國(guó)專(zhuān)商局可接受的標(biāo)準(zhǔn)物品的要求,因此美國(guó)專(zhuān)商局將在審查后發(fā)布辦公室行動(dòng),中國(guó)申請(qǐng)人可以根據(jù)美國(guó)專(zhuān)商局辦公室行動(dòng)中指定的補(bǔ)救建議對(duì)這些物品進(jìn)行修改。根據(jù)官方建議進(jìn)行的修正案通過(guò)USPTO審查相對(duì)容易。

在此應(yīng)該注意的是,美國(guó)在商標(biāo)保護(hù)中采用了“首次使用”原則-商標(biāo)權(quán)自然是由使用而非注冊(cè)產(chǎn)生的。一個(gè)商標(biāo)用戶中享有商標(biāo)普通法保護(hù)的商業(yè)使用該商標(biāo)的權(quán)利,即使商標(biāo)從來(lái)沒(méi)有被注冊(cè)。此外,商標(biāo)注冊(cè)的有效性在很大程度上取決于商標(biāo)的實(shí)際商業(yè)用途。因此,作者將建議商標(biāo)申請(qǐng)人在實(shí)際生產(chǎn)和銷(xiāo)售中提供的商品或服務(wù)中指定的商品或服務(wù)。永遠(yuǎn)不要以為它指定的項(xiàng)目越多,商標(biāo)保護(hù)的范圍就越大,或者永遠(yuǎn)不會(huì)保護(hù)從未在實(shí)際生產(chǎn),銷(xiāo)售或從未真正提供的服務(wù)中保護(hù)的商品。如果范圍太廣,則很可能所有指定商品或服務(wù)的注冊(cè)商標(biāo)都會(huì)失效。

(5)關(guān)于“備案依據(jù)”

必須在USPTO商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中指定申請(qǐng)依據(jù)。備案基礎(chǔ)是在商業(yè)中使用或打算使用。當(dāng)然,申請(qǐng)人也可以根據(jù)適用的國(guó)際協(xié)議主張外國(guó)申請(qǐng)/注冊(cè)的基礎(chǔ),或者根據(jù)《馬德里議定書(shū)》尋求美國(guó)商標(biāo)的注冊(cè)。

各種法定申請(qǐng)要求均基于所選的特定申請(qǐng)類(lèi)型(請(qǐng)參見(jiàn)下文)。

(i)“用于商業(yè)”申報(bào)依據(jù)

申請(qǐng)人可以將商標(biāo)與包括在申請(qǐng)中的所有商品或服務(wù)一起實(shí)際用于商業(yè)用途,然后根據(jù)商業(yè)用途提出美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。根據(jù)在美國(guó)實(shí)際使用的要求,要求申請(qǐng)人在兩個(gè)或多個(gè)美國(guó)州之間或在美國(guó)之間進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)時(shí),已實(shí)際使用該商標(biāo)用于商品的銷(xiāo)售或運(yùn)輸或服務(wù)的提供。和一個(gè)外國(guó)。

由于實(shí)際使用證明,申請(qǐng)人必須提供首次使用的日期商標(biāo)的任何地方,并第一次使用之日起商標(biāo)在商業(yè),以及作為一個(gè)真正的使用樣本,以表明該商標(biāo)為實(shí)際使用。

第一次使用的日期商標(biāo)的任何地方指的是第一次使用的商標(biāo)在世界任何地方。商標(biāo)在商業(yè)中的首次使用日期是指商標(biāo)在美國(guó)兩個(gè)或多個(gè)州之間或美國(guó)與外國(guó)之間的商業(yè)活動(dòng)中的首次使用。在任何地方首次使用商標(biāo)的日期均不得晚于在商業(yè)中首次使用商標(biāo)的日期。

(ii)“使用意圖”的依據(jù)

如果申請(qǐng)人未在申請(qǐng)中將其與所有商品或服務(wù)一起在美國(guó)商業(yè)中使用過(guò)商標(biāo),但在未來(lái)有善意使用該商標(biāo)的意圖,則申請(qǐng)人可以根據(jù)以下意圖提交美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng):用。

應(yīng)該指出的是,使用意圖的依據(jù)并不能免除申請(qǐng)人提交商標(biāo)實(shí)際使用樣本的義務(wù);它僅免除申請(qǐng)人提交上述在申請(qǐng)時(shí)正在使用的商標(biāo)的實(shí)際使用樣本的義務(wù)。無(wú)論依據(jù)是商業(yè)或意圖使用用途,應(yīng)用程序必須聲明該商標(biāo)已在商業(yè)中使用的所有包含在應(yīng)用程序的商品或服務(wù)的,而申請(qǐng)人必須提交的真正使用的樣本商標(biāo)使用在最終批準(zhǔn)商標(biāo)注冊(cè)之前向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局(USPTO)

(6)關(guān)于“商標(biāo)實(shí)物樣本”

商標(biāo)的實(shí)際使用示例與商標(biāo)徽標(biāo)不同。后者只是商標(biāo)形式的展示,而前者是用于商品或服務(wù)的商標(biāo)的真實(shí)狀態(tài)。換句話說(shuō),商標(biāo)的實(shí)際使用樣本必須顯示商標(biāo)與實(shí)際商業(yè)活動(dòng)中使用的商品和服務(wù)的組合圖像。

所使用商品商標(biāo)的實(shí)際使用樣本通常包括產(chǎn)品的照片,產(chǎn)品標(biāo)簽的照片以及帶有商標(biāo)的包裝照片。在大多數(shù)情況下,發(fā)票,提貨單,訂單,小冊(cè)子,小冊(cè)子,名片或印有標(biāo)題的信箋將不被視為正在使用的商品商標(biāo)的真實(shí)使用樣本。

實(shí)際使用中的服務(wù)標(biāo)記示例通常包括服務(wù)手冊(cè)的照片,服務(wù)提供商的招牌照片,廣告照片,網(wǎng)站/網(wǎng)頁(yè)的照片或名片的照片。在大多數(shù)情況下,廣告發(fā)布者發(fā)布的已發(fā)布廣告的證明或有關(guān)服務(wù)的媒體文章將不被接受為使用中的服務(wù)標(biāo)記的真實(shí)示例。

三,商標(biāo)注冊(cè)的審查,公告和批準(zhǔn)

在收到注冊(cè)申請(qǐng)后,USPTO通常會(huì)在三個(gè)月內(nèi)開(kāi)始審查,以檢查申請(qǐng)中商標(biāo)是否符合《商標(biāo)法》的要求。

如果USPTO在審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題,它將向申請(qǐng)人發(fā)送辦公室訴訟,通常要求申請(qǐng)人在收到之日起六個(gè)月內(nèi)答復(fù)。如果沒(méi)有問(wèn)題,或者申請(qǐng)人設(shè)法解決了美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提出的任何問(wèn)題,該商標(biāo)將在《官方公報(bào)》上發(fā)布。在為期30天的公告期內(nèi),任何人都可以對(duì)商標(biāo)提出異議,商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)(“ TTAB”)將對(duì)異議進(jìn)行聽(tīng)證。

如果沒(méi)有異議,或者申請(qǐng)人設(shè)法克服異議(即異議失?。?,則以下程序(在公告期限到期后)將根據(jù)提交的基礎(chǔ)而有所不同。

隨后的基于“商業(yè)使用”的程序

通常,USPTO將在公告期后的三個(gè)月內(nèi)頒發(fā)商標(biāo)注冊(cè)許可。

隨后的基于“使用意圖”的程序

在大多數(shù)情況下,美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局會(huì)在公告后的兩個(gè)月內(nèi)發(fā)布許可通知(“ NOA”)。要求申請(qǐng)人在發(fā)布NOA之日起六個(gè)月內(nèi)向USPTO提交使用聲明(“ SOU”)。

SOU必須包括:

說(shuō)明申請(qǐng)人當(dāng)前正在商業(yè)中使用該商標(biāo),并且該申請(qǐng)中包含所有商品或服務(wù);

第一次使用的日期商標(biāo)的任何地方,并第一次使用之日起商標(biāo)在商業(yè);

實(shí)際使用的樣本,表明商標(biāo)正在實(shí)際使用中;

備案費(fèi)。

如果到那時(shí)申請(qǐng)人還沒(méi)有在美國(guó)商業(yè)中使用所有商品或服務(wù)的商標(biāo),則可以在上述六個(gè)月期限屆滿之前向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交延期請(qǐng)求。每個(gè)延期申請(qǐng)都應(yīng)再延長(zhǎng)六個(gè)月,申請(qǐng)人可以申請(qǐng)總共五次延期。因此,自NOA發(fā)出之日起,最多不得超過(guò)36個(gè)月。但是,實(shí)際上,每個(gè)新的擴(kuò)展請(qǐng)求都會(huì)導(dǎo)致USPTO進(jìn)行更嚴(yán)格的審查,申請(qǐng)人將必須提供可接受的擴(kuò)展理由,并描述其將商標(biāo)投入實(shí)際商業(yè)用途的努力。

收到申請(qǐng)人提交的SOU后,USPTO將開(kāi)始審查。審查后,如果USPTO決定批準(zhǔn)SOU,它將在SOU批準(zhǔn)之日起兩個(gè)月內(nèi)頒發(fā)商標(biāo)注冊(cè)許可。如果USPTO發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,它將發(fā)出辦公室訴訟。如果申請(qǐng)人未能按照上述要求向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交SOU,則視為已放棄商標(biāo)申請(qǐng)。

實(shí)際上,申請(qǐng)人自美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交之日起最多約有四年才能將商標(biāo)投入實(shí)際的商業(yè)用途。

IV。注冊(cè)后程序

美國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的有效期限為自批準(zhǔn)之日起10年。

在美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)制度下,商標(biāo)注冊(cè)簿有兩種類(lèi)型:主要注冊(cè)簿和補(bǔ)充注冊(cè)簿。大多數(shù)美國(guó)聯(lián)邦商標(biāo)注冊(cè)都列在前者上,而后者使得注冊(cè)一個(gè)具有明顯區(qū)別但仍能夠區(qū)分申請(qǐng)人商品或服務(wù)的商標(biāo)成為可能。通常,商標(biāo)會(huì)從原則注冊(cè)簿變更為補(bǔ)充注冊(cè)簿。認(rèn)為商標(biāo)僅是描述性的,但可以通過(guò)實(shí)際使用獲得獨(dú)特性的,申請(qǐng)人可以直接向補(bǔ)充注冊(cè)處提出注冊(cè)申請(qǐng)。

在有效期十年內(nèi),商標(biāo)注冊(cè)人必須在以下時(shí)間間隔內(nèi)采取某些措施,以保持注冊(cè)商標(biāo)在美國(guó)的有效性。

(1)注冊(cè)5到6周年之間的期限,或上述期限屆滿后的6個(gè)月寬限期內(nèi)

在此期間,商標(biāo)注冊(cè)人必須向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交以下文件:

(i)強(qiáng)制性提交

文件①:《美國(guó)商標(biāo)法》第8條規(guī)定的使用或可原諒不使用的聲明(“第8條聲明”)

如果商標(biāo)注冊(cè)人僅將商標(biāo)用于選定的商品或服務(wù),則必須從商標(biāo)注冊(cè)中刪除其余商品或服務(wù)。如果商標(biāo)注冊(cè)人在過(guò)去五年中從未將商標(biāo)用于任何商品或服務(wù),則即使它計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)使用該商標(biāo),也必須從商標(biāo)注冊(cè)中刪除所有項(xiàng)目。保留在過(guò)去5年中未使用的商品或服務(wù)的商標(biāo)注冊(cè),將被視為USPTO的欺詐行為,可能會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的法律后果。

文件②:商標(biāo)注冊(cè)人必須在提交使用聲明時(shí),針對(duì)每種指定類(lèi)別中的任何一種(但不是全部)商品或服務(wù)提交使用中的商標(biāo)的實(shí)際使用樣本為注冊(cè)商標(biāo)。

該商標(biāo)注冊(cè)人必須提交符合所有適用的要求,及時(shí)科8宣言;否則,商標(biāo)注冊(cè)可能會(huì)過(guò)期和/或被取消。

(ii)可選提交

基于《美國(guó)商標(biāo)法》第15條下的不可抗辯聲明(“第15條聲明”)

首先,第15條聲明僅適用于在主要注冊(cè)簿中注冊(cè)的商標(biāo)。換句話說(shuō),incontestability僅適用于一個(gè)商標(biāo)在主注冊(cè)登記和商標(biāo)注冊(cè)的補(bǔ)充登記不得要求incontestability。

其次,符合以下要求的商標(biāo)注冊(cè)人可以考慮向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交第15條聲明,以主張不可爭(zhēng)議性:

商標(biāo)注冊(cè)后連續(xù)五年在美國(guó)使用注冊(cè)商標(biāo);

對(duì)于商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)的所有權(quán)和注冊(cè)權(quán)沒(méi)有不利的最終裁定;

沒(méi)有針對(duì)商標(biāo)權(quán)的與美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局或法院的未決訴訟。

此外,在提交第15條聲明時(shí),商標(biāo)注冊(cè)人不必連續(xù)5年提供使用該注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)。注冊(cè)人僅須向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交宣誓書(shū),聲明其使用。

無(wú)可爭(zhēng)辯的注冊(cè)商標(biāo)是商標(biāo)所有權(quán)和有效性的最終證據(jù)。通常情況下,第三方可能只請(qǐng)?jiān)敢粋€(gè)不爭(zhēng)的注冊(cè)注銷(xiāo)TTAB商標(biāo)某些特定理由(不包括第一次使用,優(yōu)先權(quán),或缺乏注冊(cè)商標(biāo)的顯著性)。

(2)登記9到10周年之間的期限,或該期限到期后的六個(gè)月的寬限期內(nèi)

在此期間,商標(biāo)注冊(cè)人必須向美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局提交以下文件:

項(xiàng)目①:根據(jù)《美國(guó)商標(biāo)法》第8和第9條(“合并的第8和9條”)的合并使用或可原諒不使用聲明以及申請(qǐng)續(xù)展

項(xiàng)目②:該商標(biāo)注冊(cè)人,在同一時(shí)間使用的申報(bào)一經(jīng)提交,提交給美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局的真正使用的樣本商標(biāo)正在使用中的任何一個(gè)(但不是全部)商品或服務(wù)的在每個(gè)指定的類(lèi)別下。

該商標(biāo)注冊(cè)人必須提交一份聯(lián)合適時(shí)第8和第9滿足所有適用的要求;否則,商標(biāo)注冊(cè)可能會(huì)過(guò)期和/或被取消。


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